作者|杨士维上海市汇业律师事务所合伙人
苗杭露某外资公司亚太区反假冒顾问
编辑|墨客
旧货翻新的商标侵权问题在商标纠纷领域一直是一个非常复杂的问题，实践中很多企业一直饱受该问题的困扰，尤其对工业品公司来说，更是不胜其扰。究其根本原因，主要是因为工业品行业的技术门槛高、产品开发周期长、资金投入大、产品使用寿命较长、市场价值高等特点，为旧货翻新提供了天然的条件和温床。旧货翻新却可以完全避开这些行业壁垒实现可观的翻新利润。但是，由于“旧货翻新”的法律定性一直不明确以及市场管理的不完善，导致“旧货翻新”案件在司法实践中的认定一直存在较大争议。我们在很多具体的“旧货翻新”案件中，经常遇到执法和司法机关对该问题的不同认识，有时候甚至互相矛盾，让商标权利人的维权举步维艰。
一.“旧货翻新”的概念明晰
所以，在讨论“旧货翻新”问题时，我们必须将其与另外两类比较复杂的商标侵权行为进行区分：1）高低端产品的违规升级类案件，比如低端红酒冒充为高端红酒，基本型号工业品冒充高端系列工业品等；2）产品的分装类案件，比如“不二家”糖果分装案、“五芳斋”礼盒外包装案等。这两类案件有其独立判断逻辑，不能和“旧货翻新”案件混淆在一起。因此“旧货翻新”具有其特定的范围，即已经使用过的正品，这里当然也包括经过翻新的正品，即多次翻新的正品旧货。
回到“旧货翻新”问题，今年4月，深圳市检察院发布了《深圳市检察机关电子产品翻新产业知识产权刑事合规指引（试行）》[1]，其中对“翻新”进行了定义：翻新指针对经消费者使用后性能、状态等各方面出现一定损耗的正品电子产品进行抛光、维修、更换零部件等特殊的加工，提高或恢复二手电子产品性能、状态等的一系列加工过程。该定义通过具体行为来解释了翻新，第一句的前半部分将“翻新的对象”与新品进行了区分，后半部分从具体加工行为列举了翻新的表现形式。而实践中，“旧货翻新”案件所涉及的“旧货”不限于电子产品，翻新的方式也不仅限于抛光、维修、更换零部件。对于前者不用赘言，对于后者，比如在2018年中国法院50件典型知识产权案例中出现的“DOMINO”喷码机主板开机画面显示的商标，2021-2022年QBPC十佳获奖案例中的AipPods商标是通过蓝牙连接配对后显示的商标等。
二.“旧货翻新”的类型
根据我们的实践经验来看，旧货翻新问题中的“旧货”大致可以分为以下四类：①自然退出市场；②产品功能障碍；③非自然淘汰；④剩余价值转用，具体如下：
针对第①种类型，因为这种“旧货”不具有经济翻新的价值，一般自然退出市场之后就会自动进入销毁领域，不会涉及商标侵权问题。但对于自然退出市场的旧货，需要排除第④种的情况，即虽然自然退出产品本身的流通市场，但是作为物品本身还具有剩余价值，具有转用到其他领域或者反复使用的可能性，比如，因为工业滤芯的等级和标准相对于人用滤芯较低，有的人将人用滤芯转用到工业领域中使用；或者将产品的包装容器回收利用，重新生产产品销售，比如啤酒、香水、矿泉水瓶等回收后，重新灌装销售，这种情况往往也会构成商标侵权，比如在《国家知识产权局关于利用回收的旧啤酒瓶灌装销售啤酒是否构成商标侵权的批复》[2]中记载：“虽然《再生资源回收管理办法》等规章提倡鼓励从社会上回收玻璃等再生资源，但并不意味着允许生产企业在利用回收再生资源过程中可以侵害他人依法享有的注册商标专用权，再生资源的回收使用应当是在不侵害他们商标权的前提下的合理利用。”即使侵权人在产品上同时也加贴了自己的商标，但是因为原权利人商标还继续存在，因此存在“关联关系”混淆的可能性，构成侵权。
具体办理案件过程中，遇到最多也是最复杂旧货翻新问题其实是第③种和第④种情况，这两种情况是从翻新的程度不同而进行的划分。如果因为产品功能本身存在障碍，导致产品无法继续使用而进行的翻新，往往需要对其中的零部件进行维修和更换，比如压缩机的压缩机构损坏，电机损坏等；如果产品使用功能完整，只是因为非正常原因导致产品提前退出了流通和使用市场，这种“旧货”往往不需要做太多的处理，只需要进行简单的清洗、抛光、喷漆之后即完成了翻新，比如因经营不善倒闭的冷链企业淘汰下来的压缩机，其使用寿命可能还剩下90%。针对第③和④种情况，如果再进行了重新贴标，就有可能构成商标侵权或者假冒犯罪。
三.“旧货翻新”侵权认定的困境
在具体旧货翻新类案件中经常遇到的问题主要有以下两个：
第一，因为“翻新者”仅仅进行了外观的简单翻新，如清洗、抛光、喷漆等，并没有改变产品的核心部件，即对旧货并没有进行“实质性改变”，无论是保留了原来的商标，还是更换了商标，都不构成商标侵权。前者如西门子公司诉兴悦达公司商标纠纷案[3]、多米诺印刷科学有限公司诉广州市杜高精密机电有限公司等商标纠纷案[4]，都认为因为商品是商标权利人的正品的旧货，行为人是对旧货的再利用，所以不构成侵权；后者如西门子公司诉周某商标侵权案[5]。对于该种情况，无论是行政、刑事，还是民事诉讼阶段，都会导致侵权无法认定，甚至从某种角度上来看，非实质性改变的旧货翻新其实构成了商标法的法外之地，这不是权利人希望看到和发生的，也有悖于我国营造良好知识产权司法保护营商环境的初衷。
第二，因为“翻新者”在进行销售时，明确告知或者默示了其交易方产品为“二手翻新”产品，而公安在此类案件侦办过程中，往往也只调查到翻新窝点及其交易方。对于翻新方和翻新产品采购方而言，他们交易时是明知或者默示知道产品是经过翻新的，这也就导致了在犯罪构成方面缺乏主观要件，所以司法机关往往也据此认为不构成犯罪。
四.“旧货翻新”的法律分析
第一，实质性改变：对于什么情况下的翻新构成实质性改变，其实司法实践中并没有固定的定性和指引，如同上文所述的“螺钉”一样，不能因为螺钉的小，就认为其不重要，也不能因为螺钉在整个产品中所占的体积比例高，就认为它比较重要。根据我们大量的实践经验和司法判例来看，对于产品本身的改变与商标的使用情形大致可以分为以下五种类型：
序号
实质性改变（货）
更换（标）
是否侵权
1
2
3
4
×（去除更换）
5
×（新品）
×（分包）
可见，实质性改变并不是判定侵权的唯一决定因素。根据实践可以被认定为“实质性改变”的情况包括：
1）重要零部件：如多米诺印刷科学有限公司诉广州市杜高精密机电有限公司等商标纠纷案[6]中，法院认为：“杜高公司改装的墨路系统，即便在物理层面上不属于不可分割的部分，但却是喷码机产品正常运行的核心部件，该改装行为实质性改变了商品，商品品质已发生实质变化。”
2）重要外观：如之宝制造公司与李广生侵害商标权及不正当竞争纠纷案[7]中，法院认为：“被告对底部带有涉案标识的打火机进行了激光镭射加工，加工后的打火机附着了原正品打火机原本不具有的图案、装饰,……已经构成实质性改变，构成商标侵权行为。”
3）假冒零配件，如维沃移动通信有限公司与吴聪、吴灿等侵害商标权纠纷案[8]中，法院认定：“各被告未经许可在相同商品上使用原告第15180323A号“VIVO”注册商标，足以导致混淆，……构成商标侵权“；
4）零部件加更换商标：如皋市印刷机械厂与如皋市轶德物资有限责任公司侵犯商标专用权纠纷案[9]，法院认为：“轶德公司先购入他人使用过的“银雉”牌旧印刷机，去除该设备上印有“银雉”商标的铭牌、更换破损部件并重新喷漆后，再以自己的名义出售给用户。这种行为已不是单纯的修理行为，而是将修整后的“银雉”牌旧印刷机作为轶德公司的产品对外销售的货物交易行为。……直接侵犯了商标权人所享有的商标专用权，并最终损害商标权人的经济利益。”
因此，实质性改变并没有统一的定义和标准，在实际的案件办理过程中，需要结合个案来具体判断和证明，但有一点是明确的：即实质性改变是有解释空间的。
所以，我们不难发现处于上游的“翻新”产品的生产商和中间的销售商的利益是绑定在一起的，虽然他们在交易的时候生产商和销售商可能知道是“二手翻新”产品，但是当这种“翻新”产品再销售给作为受害者的终端用户时，就会变成新品，或者说在绝大部分场合是冒充新品进行销售的。这种生产商和销售商之间的“明确告知”，其实是犯罪行为的内部环节，不能用犯罪行为内部环节二者之间的“明确告知”来否定其行为的违法性。因此，在“旧货翻新“类案件办理过程中，为了防止这种错误的发生，权利人在投诉之前，应该做好充分的分析和准备以及取证工作，以防止在具体犯罪认定中出现障碍。
总体来看，实践中提出“实质性改变”的根本目的，是希望在“翻新”和“新制造”之间划一条界线，如果行为构成了实质性改变，那么就已经脱离了翻新或者循环经济的范畴，就没有“商标权利用尽”的适用空间，这时候应该倾向于保护商标权利人的法益，所以才有了即使不更换商标，或者仅仅是去除商标也构成侵权的案例。而如果未构成“实质性改变”，则应该给循环经济留下一定的空间，保护社会公众的利益。这种处理方式的合理性相信所有人都可以理解和接受，但是因为“非实质性改变”和“实质性改变”之间的界限并不是那么清晰，所以才出现在不同案件中法律定性各不相同的情况，加之具体商业模式的复杂性，比如流通过程中的换标、终端消费者的不知情（压缩机、汽车零部件等）等情况的发生，让该问题的法律定性就更为复杂。其实，如果要解决该问题也非常简单，在《循环经济促进法》中也有明确规定，即如果是翻新产品，应该明确加贴翻新标识，并且不能加贴权利人商标，只有规范了翻新行为，才能真正的从根本上解决翻新侵权的法律定性问题，否则，只能从个案角度来证明翻新构成“实质性改变”，遗憾的是《循环经济促进法》的这一要求并没有被很好的监管和实施。
注释：
[1]2022年4月25日颁布
[2]国知发保函字[2019]231号文
[3]（2019）闽02民初875号一审民事判决书
[4](2017)粤民终2659号，本案被评为2018年中国法院50件典型知识产权案例